贴牌加工是否属于商标使用引发争议——

　　“SODA”商标撤销案一审峰回路转

提到英文单词“SODA”，很多人可能会想到主打健康理念的弱碱性饮料“苏打水”。而在服装领域，围绕着“SODA”一词，马来西亚明季私人有限公司(下称明季公司)与韩国索达有限公司(下称索达公司)在中国却展开了一场长达3年的商标权属争夺。

日前，北京知识产权法院针对双方纠纷作出一审判决，撤销了国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)对诉争商标予以撤销的复审决定。

　　遭遇停用风波

据了解，该案诉争商标为第803646号“SODA”商标，于1994年3月提出注册商标申请，1995年12月被核准注册，核定使用在服装、运动鞋、帽、手套等第25类商品上。后经转让，明季公司成为诉争商标的专用权人。

2013年10月，索达公司以诉争商标连续3年停止使用为由，向国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)提出撤销申请。经审查，商标局于2014年4月作出对诉争商标予以撤销的决定。

明季公司不服商标局上述决定，于2014年5月向商评委申请复审，请求维持诉争商标继续有效。

据悉，为了证明诉争商标于指定时间内，即2010年10月23日至2013年10月22日期间在服装、鞋、帽等商品上公开、真实、合法地进行了实际的商业使用，明季公司在商标评审阶段向商评委提交了以下证据：明季公司与新鸿厚(清新)制衣设计有限公司(下称新鸿厚公司)于2011年12月15日签订的生产协议书;相关发票及海关出口货物报关单等证据材料，用以证明新鸿厚公司按照明季公司的委托授权，生产了标有“SODA MENS”商标的男裤并出口至马来西亚;明季公司与新鸿厚公司、东莞市虎门盛富时装厂(下称盛富时装厂)签订的授权书，其中显示明季公司授权新鸿厚公司盛富时装厂在中国非专属性使用“SODA”商标生产相关商标之服装和商品，以供出口贸易外销东南亚地区。

针对明季公司所提出的撤销复审申请，商评委作出复审决定认为，明季公司提交的生产协议书、货物报关单及相关发票等证据材料，或者未能明确显示新鸿厚公司对诉争商标的使用情况，或者所显示的时间未在指定期间;明季公司提交的授权书不能直接证明诉争商标与其核定使用的服装、运动鞋、帽等商品已经在中国结合并进入公开的市场流通领域。据此，商评委对明季公司的复审请求未予支持，并作出对诉争商标予以撤销的复审决定。

明季公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销商评委上述复审决定，并判令商评委重新作出决定。

　　一审维持注册

据悉，在该案行政诉讼阶段，明季公司补充提交了“SODA男装梳织长裤”与“SODA童装梳织短裤”的订货单、报关材料、发票、货款确认回执等证据，其中显示出口商品名称为“男装梭织弹力长裤”，相关时间均处于2010年10月23日至2013年10月22日期间。

对此，索达公司在庭审中述称，其认为在案证据中显示的商标并非该案诉争商标，且明季公司的相关商品并未在中国销售，仅有两次出口行为亦不能证明明季公司对诉争商标进行了商标性使用。

北京知识产权法院经审理认为，明季公司提交的生产协议书可以证明其将“SODA”商标许可给新鸿厚公司使用，且与相关发票及海关出口货物报关单形成了较为完整的证据链，可以初步证明新鸿厚公司生产了标有“SODA MENS”商标的“男装梭织长裤”及标有“SODA KIDS”商标的“童装梳织短裤”并出口至马来西亚。虽然上述证据显示的商标与该案诉争商标并不完全相同，且明季公司确已申请“SODA KIDS”商标，但涉案“SODA KIDS”标识使用在童装商品上，“KIDS”直接描述了商品性质，不具有显著性，其具有识别性的部分仍然是“SODA”，与诉争商标相同，因此上述证据可以用于证明诉争商标的使用。

同时，在案证据显示上述两次标注诉争商标的商品的出口行为涉及的金额在数万元至数十万元之间，且需经过多个环节，整个出口过程不仅需要自制单据，还需要海关出具的报关单据，如果明季公司仅仅为了维持商标注册，并不需要采用花费如此大成本的出口方式。基于此，法院认定明季公司的涉案出口行为并非仅仅是为了维持商标注册，即并非是“象征性的使用行为”。

此外，北京知识产权法院指出，该案诉争商标在中国已实际投入生产经营中，虽直接出口至国外，未进入中国市场流通领域，但其生产行为仍发生在中国。这种行为实质上是在积极使用商标，而非闲置商标，符合我国商标法中的相关规定。同时，该案诉争商标的涉案使用行为实质上是贴牌加工贸易的体现，是一种对外贸易行为，如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为，贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口，而导致该贸易无法在中国继续进行。据此，法院认为认定诉争商标的涉案行为属于商标使用行为，系基于公平原则，符合中国拓展对外贸易政策的要求。

综上，法院认定在案证据可以证明诉争商标在涉案3年期间内进行了真实、合法、公开的使用，据此撤销了商评委对诉争商标予以撤销的复审决定，并判令商评委重新作出决定。

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